Criando um acordo de licenciamento para beneficiar ambas as partes

Embora o licenciamento de produtos seja oferecido por marcas corporativas que vão da Disney à John Deere, as pequenas empresas também têm uma oportunidade viável de licenciar os seus próprios produtos e serviços a licenciados que podem então aproveitar essa propriedade intelectual (PI). Para obter essa licença, entretanto, você precisará criar e assinar um contrato de licenciamento.

O que é licenciamento?

O termo “carteira de motorista” tem dois significados – um em termos comuns (como carteira de motorista, por exemplo) e outro em negócios e comércio. Uma licença no seu sentido mais geral é como uma autorização que permite a alguém fazer algo.

Nos negócios, as licenças são normalmente concedidas por uma empresa que deseja conceder direitos à sua propriedade em troca de pagamento. Normalmente, esses direitos são para fazer, vender ou usar algo que a empresa possui.

Tipos de licenças

O licenciamento geralmente envolve propriedade intelectual (PI), como marcas registradas, direitos autorais ou patentes. Ativos digitais como aplicativos e marcas registradas também são licenciados, assim como os direitos musicais.

Aqui estão alguns exemplos:

• As equipes esportivas vendem licenças de marca registrada para empresas que criam produtos com a marca registrada do time anexada. 
• Uma empresa cinematográfica vende licenças para empresas que criam produtos baseados em personagens de marca registrada do filme. 
• As licenças de direitos autorais envolvem o direito de reproduzir e vender o ativo protegido por direitos autorais, incluindo trabalhos derivados (trabalhos baseados no trabalho original). O direito de executar o trabalho publicamente pode ser licenciado. 
• As licenças de patente são usadas para fabricar, vender, usar, distribuir e exportar produtos patenteados. 
• As licenças de marca registrada dão às empresas o direito de usar uma marca registrada popular em itens específicos e de maneiras específicas. 
• Licenças de segredo comercial envolvem o direito de comercializar processos, talvez adicionando-os a aplicativos.

Contrato de franquia vs. contrato de licenciamento

Um contrato de franquia é um tipo de contrato de licenciamento que dá a alguém (o franqueado) o direito de comercializar um produto ou serviço de outra pessoa (o franqueador) usando:

• A marca registrada ou nome comercial do franqueador
• Os métodos operacionais do franqueador

Em troca desses direitos, o franqueado deve pagar ao franqueador e o franqueador deve conceder certos direitos e apoio ao franqueado.Comparado a uma franquia, onde o franqueador tem controle significativo sobre as operações do franqueado, o licenciante coleta principalmente royalties e supervisiona o uso da licença.

Como funciona um contrato de licença

Um contrato de licença é um contrato comercial entre duas partes. O licenciante (o vendedor da licença) possui o ativo que está sendo licenciado e o licenciado (o comprador) paga pelo direito de uso da licença. O licenciado paga ao proprietário em troca do direito de vender o produto ou usar a tecnologia. 

Um contrato de licenciamento inclui diversas seções e fatores, com detalhes que devem ser negociados entre as partes.

Exclusividade e Território

Ao licenciado é concedido o direito exclusivo de fabricar e vender o produto em um território específico. O licenciante concorda em não permitir que ninguém venda o produto nesse território. Esta parte do acordo geralmente tem um limite de prazo associado. 

Licenciamento Subsidiário

O licenciado pode ou não ter o direito de permitir que outra pessoa fabrique ou venda seus produtos. Isto depende dos termos específicos do contrato de licenciamento. 

Pagamentos

Muitos contratos de licença envolvem pagamentos de royalties pelo uso de uma licença. A forma como os royalties são pagos varia de acordo com o tipo de produto licenciado. Por exemplo, os royalties musicais são calculados com base nas performances, e os royalties de um produto específico, como um livro, são baseados no número de unidades vendidas.Pode haver um adiantamento inicial contra royalties. Considere qual método é melhor para ambas as partes (e não se esqueça da inflação e das taxas de câmbio). 

Monitoramento e Garantia de Qualidade

Para proteger seus produtos, os licenciantes exigem testes específicos e monitoramento de vendas. Os testes podem incluir uma amostra inicial do produto para garantir que a qualidade é aceitável. Além disso, o licenciante pode reivindicar o direito de monitorizar as vendas para verificar se os produtos não estão a receber descontos demasiado elevados e se a qualidade é mantida elevada.

Sub-acordos

Dentro do contrato de licença, como acontece com outros tipos de contratos, pode haver subacordos. Por exemplo, o licenciante pode exigir um acordo de não divulgação para impedir que o licenciado divulgue recursos ou processos proprietários do produto a terceiros. O licenciado, por sua vez, pode exigir que o licenciante assine um acordo de não concorrência, o que pode impedir o licenciante de quebrar o acordo, permitindo que outra pessoa venda o produto dentro do território exclusivo do licenciado. 

Dicas para criar um contrato de licenciamento

Estabelecer propriedade

Para todos os IP, certifique-se de que a propriedade desse produto esteja claramente declarada. Faça uma pesquisa para ter certeza de que ninguém mais está usando o ativo (uma marca registrada, por exemplo) e que a propriedade está devidamente registrada. Você não quer assinar um acordo de licenciamento e depois descobrir que outra pessoa questiona a propriedade.

Preste atenção às definições

Certifique-se de que o produto ou processo esteja descrito de forma completa e clara, para que não haja mal-entendidos sobre o que está sendo licenciado.

Explique o Processo de Monitoramento e Garantia de Qualidade

Deve haver uma amostra de teste inicial do produto que deve ser aprovada antes que os produtos possam ser criados. Verificações periódicas devem ser feitas na qualidade do produto. O monitoramento das vendas de produtos deve ser explicitado. Verifique quem determina o preço do produto e se os produtos podem ter descontos. 

Verifique as regulamentações governamentais

Dependendo do tipo de produto vendido e para quem está sendo vendido, pode haver restrições para o licenciado. Por exemplo, alguns produtos (como armas) podem não ser vendidos em determinados países ou estados dos EUA.

Faça sua devida diligência antes de assinar

Ambas as partes devem examinar minuciosamente a outra parte através do processo de devida diligência. Verifique o crédito comercial e os currículos de gerenciamento. Peça demonstrações financeiras. Visite os escritórios e instalações de fabricação da outra empresa. Não deixe pedra sobre pedra. 

Considere outros “e se”

Ao trabalhar com um advogado para redigir o contrato, é uma boa ideia considerar algumas circunstâncias que podem ser um problema posteriormente. Por exemplo:

• E se o licenciante falir?
• E se o licenciado falir?
• E se uma das partes não conseguir cumprir as suas obrigações?
• O licenciante pode transferir sua propriedade para outra parte?
• Quais são as penalidades por descumprimento (violação) do contrato? 

Entenda os impostos

Os royalties pagos pelo licenciado são contabilizados como despesas comerciais. Os royalties devem ser contabilizados como receita para o licenciante e informados no Formulário 1099-MISC.Verifique com seu contador sobre os efeitos fiscais dos royalties. 

Uma palavra de advertência

Este artigo é apenas uma visão geral dos acordos de licenciamento; não se destina a ser completo e não deve ser usado para preparar um documento legal. Usar um modelo que você encontra na internet é perigoso porque não aborda leis específicas e sua própria situação.

Procure um advogado com experiência em acordos de licenciamento. Esses acordos são complicados e específicos para cada situação. Muitos advogados sabem como redigir um contrato geral, mas podem não conhecer os detalhes dos acordos de licenciamento. Um advogado de propriedade intelectual pode ser um bom lugar para começar.